商標∕品牌授權策略與實務

第一章　緒論：授權的定義與應用∕1

第二章　商標權益價值概論∕9

第三章　商標授權的類型與策略∕21
第一節　商標授權的類型∕22
一、設計師品牌授權（Designer brand licensing）∕23
二、人物或造型授權（Character licensing）∕24
三、名人授權（Celebrity licensing）∕26
四、活動授權（Event licensing）∕28
五、組織管理授權（Corporate or entity licensing）∕30
第二節　商標授權的策略∕32
一、授權的整體宗旨∕33
二、授權的管理機制與方式∕35
三、不同的交互授權與智慧財產類型∕38
四、對被授權方的要求與產品辨識∕41
五、授權的標的產品與展望∕42
六、實施或運用的範疇∕44
七、權益的實施或執行∕46

第四章　商標授權協定（契約）∕47
第一節　品質管控（Quality control）∕48
第二節　權利許可（Grant of rights）∕50
第三節　授權雙方的權利義務：專屬與非專屬∕53
第四節　瑕疵擔保與補償條款（Warranties and indemnification）∕56
第五節　禁反言條款（Licensee Estoppel）∕58
第六節　權利金（Royalties）∕60
第七節　破產程序與授權關係∕63
第八節　商標實施與爭端處理∕64
第九節　商標的國際授權與平行輸入∕65
第十節　商標的終止與更新∕68

第五章　案例分析∕71
第一節　家族事業、近親反目∕71
一、案情介紹∕72
二、訴訟爭點∕74
三、法院見解∕75
四、分析與討論∕78
第二節　破產變賣、池魚之殃∕81
一、案情介紹∕82
二、訴訟爭點∕83
三、法院見解∕84
四、分析與討論∕86
第三節　分割衍生、恩斷義絕∕87
一、案情介紹∕87
二、訴訟爭點∕89
三、法院見解∕90
四、分析與討論∕93

第六章　授權程序∕95
第一節　授權機制∕95
一、人　事∕96
二、空　間∕99
三、經　費∕99
四、時　間∕100
五、資　訊∕101
第二節　授權作業程序∕102
一、查詢紀錄（Inquiry Log）∕103
二、說　明∕104
三、查證（Verification）∕104
四、授權申請∕106
五、授權審核∕107
六、資訊交換∕111
七、授權協商∕112
八、訂約建檔∕119

第七章　授權的稽核與執法∕123
第一節　權利金的申報與稽核∕124
第二節　授權收益稅務管理∕129
一、商標持控公司（Trademark Holding Company）∕130
二、稅基鑑價∕134
三、其他避稅機制∕136
第三節　侵權與執法∕138
一、侵權調查∕139
二、證據保全∕140
三、提出警告∕141
四、訴訟策略與成本∕142
五、訴訟內涵∕144
六、市場調查∕146
七、訴訟保險∕153
八、規劃協調∕154

第八章　授權的專業倫理∕159
第一節　利益衝突與迴避∕160
第二節　專業人員的義務∕164
一、稱職義務（Duty of competenmt representation）∕165
二、勤勉義務（Duty of diligence）∕165
三、諮詢義務（Duty to consult）∕165
四、合理收費義務（Duty to charge reasonable fees）∕166
五、保密義務（Duty of confidentiality）∕167
第三節　授權協商的揭示∕168
第四節　公司治理（Corporate governance）∕171
一、在領導統馭與社區參與方面∕172
二、在整體工作環境方面∕172
三、在產品的安全性與社會衝擊方面∕172
四、在公司治理與法規依循方面∕172
五、在勞工權益的保障方面∕173
六、在民權保障方面∕173

第九章　結　論∕175

序

　　本書是將作者原為經濟部智慧財產局「智慧財產培訓學院」和政治大學智慧財產研究所授課的教材擴充、增修而成，是為初階到中階的商標授權課程而編撰。其中分別就授權的概念、類型、如何構建授權的附加價值與釐定相關的策略，以及授權協定（契約）的內涵與重點等分別進行討論，務求理論與實務並重，並兼顧智慧財產領域已日趨國際化的市場形勢，從國際授權和管理、法務兼論的面向來觀察這個領域中的諸多問題，以期使學者能對當前在商標授權領域中的重點問題能有一個較為完整的認識，並能儘速因應競爭日益激烈和授權日益複雜且精細的市場環境。

　　本書冀圖兼顧管理、市場與法律等不同的面向。第一章是介紹授權的基本概念。在此是在商標權為一排他的權利的基礎上來定義什麼是「授權」，以及如何與一些其他表面上近似的概念其實有著相當大的區隔。雖然國內以往受到日本方面的影響，採取了所謂的「權益授與」的學說，但這個觀點其實不無誤導之嫌，即使在日本近年來的思維也有了相當大的改變。本教材第二章則是透過商標的權益價值來討論如何產出商標的附加價值。第三章是引介內涵不盡相同但卻也可能相互關聯的幾種常見的授權類型，以及如何來思考和規劃授權的策略。第四章則是歸納分析在一個典型的商標授權協定（契約）之中應如何對於哪些問題進行規範，並儘量佐證國內、外的法例判解以資說明。第五章是選取了數個近年來發生的案例進行引介分析，期能讓讀者實際感受到在此一領域所遭逢到的困難問題與可能的解決之道。而第六章是綜合歸納在從事商標授權實務時的操作程序，第七章則是概述授權的稽核與執法，也就是授權關係建立後的執行問題，包括如何從事稽核的工作、如何妥善的進行稅務規劃及如何面對仿冒抄襲的問題，第八章則概述相關從業人員（尤其是律師）的專業倫理規範，並以若干根據實例所衍生出的「假設狀況」來凸顯其中的問題與困難，並試圖由公司治理的更高位階來論述對整個供給鏈（supply chain）的規範和管理，以因應當前和未來的市場環境與需求。最後則以第九章作為結論。特別一提的是鑑於國內過去對於專業倫理的討論一直較少，而對於職業道德與操守的養成更是著墨不多，然而這其中的各個部分其實都環環相扣，缺一不可。因此作者盼能藉由此種撰述方式拋磚引玉，強化國人對授權領域的興趣和研習。

　　在用語方面，固然「商標」和「品牌」意義相近，而且習慣上經常是交互使用，互為對方的代名詞，不過在法律上並未對「品牌」一詞明確的定義。在商業實務上，「品牌」的意涵反而較「商標」更為廣義，舉凡商標、設計、圖示（logo）、商品標示（trade dress）以及其背後所寓含的商譽、價值等各種有形或無形的要素都包含於其中。雖然「品牌」是由這些部分彙總而成，但卻是獨立存在，而且其價值也通常超過這各個部分的總和。本書原則上仍引用「商標」一詞，但採取如「品牌」一般的廣義來論述相關的授權問題。

　　此外，凡是法律或判例的內容皆以「規定」來表述；而凡是依當事人的約定而成立的事項或範疇則以「規範」來闡述。而在外文註解方面，原則上是依照THE BLUE BOOK, A UNIFORM SYSTEM OF CITATION (18th ed.), Cambridge, M.A.: The Harvard Law Review Association (2005) 的格式，但為便於國內讀者的需求與查考，對於英文等縮寫均在第一次使用時將全文列出。

　　如果將本書作為授課教材，在時數方面，建議以不低於八小時為原則，如加上案例與授權契約範本的探討，則授課時數最多可增加到十四至十六小時。在案例、授權契約與授權實務的研究方面，尤其建議不應侷限於本書所列舉、提供的資料，而是以此為基點來做更多的涉獵，予以演繹和歸納，並應從事國際性、全方位的思考，也就是嘗試能否兼顧商標的國際整合、國際授權、國際準據法與跨國管理等不同的面向，並試圖從中求取平衡和妥協，以訂出相應的商標授權策略。作者尤其建議和鼓勵以小型授課和模擬演練（simulation）的方式來進行案例研討和實務操作（如關於授權協商的不同角色扮演），以期收到最大效益。囿於篇幅所限，作者鼓勵學者能繼續由本書的參考文獻入手，詳讀相關的第一手或原文資料，俾可對本教材的內容進行辯正，並充實在此一領域的資訊量和資源分享。

　　雖然國內關於智慧財產方面的專書已日益充沛，但相對而言，對於智慧財產權益授權，尤其是商標或品牌授權方面的專門討論則還是不多，而且較受日本方面的影響。鑑於日本的智慧財產法體系在近十年來已有了極大的改變，而且深受歐、美等地發展的影響，而我國向以國際貿易為經濟命脈之所繫，也素以打響自有品牌為未來發展的契機，商標的國際授權也自然成為知識經濟當中不可或缺的重要環節。本教材即因此而發，以商標的國際授權（尤其是美、歐等地）為基礎，盼能拋磚引玉，引發更多的興趣與討論。鑑於海峽兩岸目前的特殊狀況，本教材暫不討論涉及到此一部分的商標授權問題（雖然其中的許多原理、原則其實都與本教材所列舉的相仿）。為了使讀者更易於相互佐證，在教材之後的附錄另提供了一份實際的商標授權協定（契約）並供參考。鑑於著作權與營業秘密等相關權益的考量，在契約範例的選取上則是刻意選擇了OneCLE, Inc.在網路上所提供的自由下載（即非專屬授權）教學用版本，其中之一為著名的「星巴克公司（StarbucksR Corporation）」在過去曾使用過的授權協定範本，既無侵權使用問題，亦與本教材的編輯宗旨完全相符。特此敘明，也謹在此向該公益團體致謝。本書的完成，勢必不可能僅憑一己之力。作者謹在此向審理本書內容的匿名評審委員致謝，其所提供的寶貴意見對本教材的完成至關重要。作者也特別感謝政治大學智慧財產研究所同仁們的支持和協助，尤其是所長劉江彬教授、行政助理朱姣鳳小姐與唐偉中先生的支援。作者更要感謝元照出版公司惠允將本書付梓，並由其堅強的編輯群提供了許多非常好的建議。然而教材之中的任何文責等仍是由作者自負，亦盼各界不吝指正是幸！

孫遠釗 　謹識 西元二○○七年十二月